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关于姓名权的知识产权保护问题

 

评析:(美国)迈克尔•杰弗里•乔丹因与国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)、乔丹体育股份有限公司(以下简称乔丹公司)商标争议行政纠纷一案

案号:中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2016)最高法行再27号

 

 

 

案情介绍:

 

再审申请人(一审原告、二审上诉人):迈克尔•杰弗里•乔丹(MichaelJeffreyJordan)。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):国家工商行政管理总局商标评审委员会。

一审第三人:乔丹体育股份有限公司。

 

    

2012年10月31日,再审申请人向商标评审委员会提出撤销申请,请求撤销乔丹公司的第6020569号“乔丹”商标(以下简称争议商标)。争议商标核定使用在国际分类第28类的“体育活动器械、游泳池(娱乐用)、旱冰鞋、圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外)”商品上。再审申请人申请撤销争议商标的主要理由为:(一)再审申请人是世界知名的美国篮球运动体育明星,在我国具有极高的知名度。相关公众看到与“乔丹”“QIAODAN”相同或者相似的标志,就会将其与再审申请人关联在一起。(二)争议商标的注册损害了再审申请人的在先权利。(三)乔丹公司的行为属于商标法第十条第一款第(八)项规定的“有其他不良影响”的情形,以及商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

 

2014年4月14日,商标评审委员会作出商评字[2014]第052058号关于第6020569号“乔丹”商标争议裁定(以下简称被诉裁定),裁定维持争议商标。其主要理由为:1.争议商标文字“乔丹”与“MichaelJordan”及其中文译名“迈克尔•乔丹”存在一定区别,并且“乔丹”为英美普通姓氏,难以认定这一姓氏与再审申请人之间存在当然的对应关系。2.在宣传使用再审申请人的姓名及形象时,再审申请人及其商业合作伙伴耐克公司使用的是“MichaelJordan”或“迈克尔•乔丹”的全名,以及与再审申请人飞身扣篮动作形象相关的标志。3.乔丹公司分别于2001年、2003年获准注册第1541331号“乔丹”商标(以下简称331号商标)、第3028870号图形商标(以下简称870号商标),并曾受到驰名商标保护。乔丹公司对上述商标相关标志已进行长期、广泛的宣传使用,获得了较高的市场声誉,这一事实与再审申请人及耐克公司的商业活动并存市场已长达近二十年,双方已分别形成了各自的消费群体和市场认知。4.不论是媒体报道,还是耐克公司,均未就这一指代称谓形成统一、固定的使用形式。相较于乔丹公司对争议商标相关标志的使用,从双方使用的广泛性、持续性、唯一对应性等方面综合考虑,本案尚不能认定“乔丹”与再审申请人之间的对应关系已强于乔丹公司。综上,争议商标的注册未损害再审申请人的姓名权。争议商标的注册不属于商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款规定的情形。

 

迈克尔•杰弗里•乔丹不服被诉裁定,向北京市第一中级人民法院(以下简称一审法院)提起行政诉讼,请求撤销被诉裁定。一审法院认为:(一)关于商标法第三十一条。本案证据尚不足以证明争议商标的注册损害了再审申请人的姓名权。(二)关于商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款。乔丹公司对争议商标已进行了长期、广泛的宣传、使用,获得了较高的市场声誉,这一事实与再审申请人及耐克公司从事的商业活动并存市场已长达近二十年。通过各自较大规模的宣传、使用,双方已分别形成了各自的消费群体和市场认知,以及较为稳定的竞争秩序,故争议商标不应被撤销。因此,争议商标的注册未违反商标法第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款的规定。一审法院判决:维持被诉裁定。

 

迈克尔•杰弗里•乔丹不服一审判决,向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉,请求撤销一审判决,依法改判撤销被诉裁定。二审法院认为:(一)关于商标法第十条第一款第(八)项。本案中,争议商标标志本身并不具有“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的因素,商标评审委员会认定争议商标不属于“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”并无不当。争议商标的使用是否会造成相关公众的混淆误认,不属于商标法第十条第一款第(八)项规定调整的范围。(二)关于商标法第四十一条第一款。本案证据不足以证明争议商标系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册。争议商标的使用是否会造成相关公众的混淆误认,亦不属于商标法第四十一条第一款规定调整的范围。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

再审申请人不服二审判决,以二审判决认定事实和适用法律均有错误,且遗漏其有关商标法第三十一条的上诉理由为由,向本院申请再审,请求本院:撤销被诉裁定以及一、二审判决,判令商标评审委员会对争议商标重新作出裁定。

 

 

最高人民法院终审判决认定:

该争议焦点分为以下八个具体问题:

  (一)关于再审申请人主张保护姓名权的法律依据

依照民法通则第九十九条、侵权责任法第二条的规定,自然人依法享有姓名权。未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标,容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的,应当认定该商标的注册损害他人的在先姓名权,违反商标法第三十一条的规定。

 

(二)关于再审申请人主张的姓名权所保护的具体内容

因本案现有证据足以证明“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉,我国相关公众通常以“乔丹”指代再审申请人,并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系,故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。

 

  (三)关于再审申请人在我国具有何种程度和范围的知名度

本院认为,本案证据可以证明在争议商标的申请日之前,直至2015年,再审申请人在我国一直具有较高的知名度,其知名范围已不仅仅局限于篮球运动领域,而是已成为具有较高知名度的公众人物

 

(四)关于再审申请人及其授权的耐克公司是否主动使用“乔丹”, 其是否主动使用的事实对于再审申请人在本案中主张的姓名权有何影响

不论是“迈克尔·乔丹”还是“乔丹”,在相关公众中均具有较高的知名度,均被相关公众普遍用于指代再审申请人,且再审申请人并未提出异议或者反对。故商标评审委员会、乔丹公司关于再审申请人、耐克公司未主动使用“乔丹”,再审申请人对“乔丹”不享有姓名权的主张,本院不予支持.

 

(五)关于争议商标的具体情形是否会使相关公众误认为与再审申请人具有关联

本院认为,上述商品的相关公众容易误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系。

 

  (六)关于乔丹公司对于争议商标的注册是否存在明显的主观恶意

本院认为,本案证据足以证明乔丹公司是在明知再审申请人及其姓名“乔丹”具有较高知名度的情况下,并未与再审申请人协商、谈判以获得其许可或授权,而是擅自注册了包括争议商标在内的大量与再审申请人密切相关的商标,放任相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在特定联系的损害结果,使得乔丹公司无需付出过多成本,即可实现由再审申请人为其“代言”等效果。乔丹公司的行为有违民法通则第四条规定的诚实信用原则,其对于争议商标的注册具有明显的主观恶意。

 

(七)关于乔丹公司的经营状况,以及乔丹公司对其企业名称、有关商标的宣传、使用、获奖、被保护情况,对本案具有何种影响

本院认为,乔丹公司的经营状况,以及乔丹公司对其企业名称、有关商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况,均不足以使得争议商标的注册具有合法性。

  (八)关于再审申请人是否具有怠于保护其主张的姓名权的情形,该情形对本案有何影响

再审申请人在争议商标注册之日起五年内向商标评审委员会提出撤销申请,符合上述法律规定。

 

本院再审认为, 商标法第三十一条规定的“在先权利”包括他人在争议商标申请日之前已经享有的姓名权。再审申请人对争议商标标志“乔丹”享有在先的姓名权。乔丹公司明知再审申请人在我国具有长期、广泛的知名度,仍然使用“乔丹”申请注册争议商标,容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系,损害了再审申请人的在先姓名权。乔丹公司对于争议商标的注册具有明显的主观恶意。乔丹公司的经营状况,以及乔丹公司对其企业名称、有关商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况,均不足以使得争议商标的注册具有合法性。因此,争议商标的注册违反商标法第三十一条的规定,依照商标法第四十一条第二款的规定应予撤销,应由商标评审委员会就争议商标重新作出裁定。

综上所述,本院认为,被诉裁定、一审判决认定事实和适用法律均有错误,应予撤销;二审判决错误维持一审判决,对再审申请人关于争议商标违反商标法第三十一条规定的上诉理由未予审查,亦应予撤销。

 

【法律评析】

乔丹商标的案件在中国是一个标志性的名人姓名权的保护案件。很多的知名人士的姓名都曾经被抢注为商标。SBFGD在先的姓名权受到法律保护。

首先,姓名权获得保护也有若干的标准,但是主要的问题是翻译成中国的汉语问题。不同的时间段或者不同的媒体,甚至是权利人,对自己的中国姓名权、商标权的称呼都可能发生一些小的改变。所以需要对于和相关的姓名权已经和权利人建立对应联系的证据进行证明。这往往是外国企业或者个人在中国维权的一个方面。

其次,是维权的时间。乔丹公司实际上已经成立了将近20年的时间,在诉讼之前是准备在上市路演的过程中。在中国目前的司法政策中,如果商标的持续使用多年,已经和请求保护的商标形成较稳定的、相互可以区分的市场,那么两件商标权利可以获得并存。

再次,本案中,促使最高法院作出判决的很重要原因是乔丹体育公司存在主观上的恶意,抢注了乔丹家人的姓名为商标。还有消费者调查证明,两者之间可能存在关联关系。作为类似的篮球体育运动行业和服装行业,乔丹体育公司应该对乔丹的姓名是非常知晓的。

最后,也还有姓名权获得保护的其他一些要件和标准,例如名人的姓名权的使用和知名度证据的形成时间,也非常重要。总之,对于姓名权的保护策略,在诉讼或者维权之前,需要在证据的内容和形式上,以及法律程序上,做好充分的准备,才能获得更多的成功机会。