------巴布豆商标维权案思考

摘要：国家知识产权局关于商标准予注册的决定对于包括商标权人在内的社会公众具有一定公信力，因出于对国家知识产权局商标注册部门的决定而实施的商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，因此，在后商标被撤销或宣告无效的决定对于之前的使用行为原则上没有溯及力，但在后注册商标权人申请注册时具有恶意的，在先商标权人可主张相关使用行为侵害商标权。

【案号】

一审：（2019）豫01知民初1230号

二审：（2020）豫知民终696号

【案情概况】

原告：巴布豆（中国）儿童用品有限公司（以下简称“巴布豆中国公司”）；

被告一：泉州市巴布豆儿童用品有限公司（以下简称“泉州巴布豆公司”）；

被告二：晋江万泰盛鞋服有限公司（以下简称“万泰盛公司”）；

被告三：台州美得宝鞋业有限公司（以下简称“美得宝公司”）；

被告四：郑州市二七区布尼迪鞋行（以下简称“布尼迪鞋行”）。

原告巴布豆中国公司自1995年成立，是国内知名的童装童鞋品牌，从1995开始就申请注册“巴布豆”、“BOBDOG”、“”系列商标，拥有巴布豆系列商标的在先权利，经过25年的经营，具有很高的知名度和影响力。

被告泉州巴布豆公司、万泰盛公司是两家关联公司，万泰盛公司曾于1999年到2001年获得过原告对其的商标授权许可，授权结束后，万泰盛公司非法抢注了“BABUDOG”、“巴布狗”等三十余件商标，同时，万泰盛公司股东于2001年另行注册成立了泉州巴布豆公司，并申请www.巴布豆.cc及www.babudog.cc域名，并将名下三十余件注册商标转让给泉州巴布豆公司。

2018年12月，被告泉州巴布豆公司名下的与原告商标近似的“BABUDOG”、“巴布狗”等三十余件商标，均被北京知识产权法院、北京市高级人民法院认定构成以不正当手段取得注册，判决无效，且是自始无效。但被告从未停止侵权行为，一直在生产销售带有上述被诉侵权标识的童鞋产品。

2019年10月27日，原告向郑州市中级人民法院起诉。原告认为，被告自2001年起就开始在其生产的涉案童鞋产品上使用被诉侵权标识，涉案侵权产品产量巨大，销售范围遍及全国各地，尤其是被告持续侵权、恶意侵权、重复侵权、组合侵权等行为，对原告造成了严重的损害，应当依法承担赔偿责任，要求被告停止侵权、消除影响并赔偿损失。

被告辩称，被告使用的是依法申请并经商标局核准注册的商标，且商标是在2020年4月13日才做出重裁裁定无效，且该裁定还在起诉期内，被控侵权商标的法律状态尚未做出最终结论。

【法院认为】

1、被诉侵权鞋产品上使用的“BABUDOG”、“巴布狗”等商标，与原告商标高度近似，以相关公众的一般注意力为标准，易使相关公众产生混淆误认，构成近似标识，构成侵权；

2、被告泉州巴布豆公司以“巴布豆”为企业字号、使用www.巴布豆.cc及www.babudog.cc域名的行为，主观上存在故意攀附原告企业商誉知名度的故意，客观上侵害了原告的合法权益，违反了公平竞争、诚实信用的经营原则和市场经营者应共同遵循的商业道德，构成不正当竞争

3、结合被告侵权产品的销售规模、销售时间、主观恶意程度、原告的合理支出、原告商标授权许可费用，确定被告泉州巴布豆公司和晋江万泰盛公司连带赔偿原告经济损失500万元。

【案例评析】

本案中，虽然被告申请注册的被诉标识是经商标局核准注册，但最终被北京市高级人民法院，最高人民法院判决无效，且是自始无效。由此产生的问题是原告能否主张被告在商标无效前的使用行为构成侵权并承担赔偿责任。

根据《商标法》第47条规定：依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

而在法律界，关于该问题，大致有三种观点：

观点一：商标无效宣告前的使用行为不构成侵权，对商标有效期间的使用行为不具有追溯力，不宜追究责任。理由为：

（1）商标无效宣告前，商标是经商标局核准注册，授权程序合法，在商标有效期间的使用行为具有合法的权利基础；

（2） 行政行为具有公示公信效力，基于包括商标权人在内的社会公众对商标局行政行为的合理信赖，也不应追究商标有效期间使用行为的责任；

（3）对商标有效期间的使用行为追责会有较大的负面效应，会导致基于注册商标而进行的各种市场活动缺乏稳定性和可预期性。 

观点二：商标被宣告无效前的使用行为构成商标侵权。理由为：

被宣告无效的注册商标的注册商标专用权视为自始即不存在，合法使用在后商标的法律基础已经丧失，没有合法基础的商标使用行为应当承担侵权责任和赔偿责任。

观点三：判断商标宣告无效前的使用行为是否构成侵权，应当审查使用人使用在后商标的行为是否具有主观恶意，存在主观恶意时才能认定构成商标侵权。

上述观点中，观点一的处理方式对那些申请注册商标是具有明显恶意，对在先知名度较高的注册商标进行恶意攀附及搭便车的行为无法规制；观点二会对善意注册人对商标行政部门的信赖造成打击，并且会与正常的商标注册及管理秩序形成冲突；因此，司法实践中，判断商标无效前使用行为是否侵权，应考虑案件的特殊性，要审查是否具有主观过错，即上述观点三。

本案法院认定被告侵权并判决承担500万的赔偿责任，符合目前司法实践中的基本做法。本案中，虽然被告商标于2018年12月才最终予以无效，但是通过以下情形：（1）泉州巴布豆公司及万泰盛公司曾经获得过原告商标授权许可，在授权许可到期后，恶意抢注30余件与原告商标近似的商标；（2）在授权到期后注册成立以“巴布豆”文字为字号的企业；（3）注册含有“巴布豆”、“babudog”的网站域名；（4）在原告对其抢注的商标连续提起无效宣告请求后，被告仍然持续使用侵权标识，并且重复注册，重复使用，重复侵权。以上足以证明被告实施侵权行为具有主观恶意。同时，法院结合原告商标的较高知名度，被告的侵权规模、地域、时间等因素，依据法定赔偿计算方式，判决被告承担500万的法定最高额赔偿责任。

【律师观点】

对于商标局关于商标准予注册决定对于包括商标权人在内的社会公众具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标的被撤销或无效而使得原本合法行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将区分稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全；但是，商标法第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则，如果商标注册人在申请商标注册时或者在使用注册商标时主观上存在恶意，则注册商标权利人的信赖利益便不复存在，不论商标是否被撤销或者宣告无效，在先权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。

对商标被宣告无效前的侵权责任是否具有溯及力的判断，最根本的，还是要回归到诚实信用原则上来，诚信善意的在后商标注册人，应该得到积极的评价，至少不应被责难甚至承担较重的侵权法律责任；反之，恶意且不诚信的在后商标注册人，应该得到消极的评价，至少不应该被纵容甚至逃避应该承担的侵权法律责任。