关于驰名商标认定标准的问题

评析：美国宝洁公司(Procter & Gamble Company)与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)、汕头市威仕达化妆品有限公司(简称威仕达公司)商标争议行政纠纷一案

案号：中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2016)最高法行再12号

案情介绍：

再审申请人(一审原告、二审上诉人):宝洁公司(ThePr0cter&GambleC0mpany)。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):国家工商行政管理总局商标评审委员会。

被申请人(一审第三人):汕头市威仕达化妆品有限公司。

争议商标系第3475589号“威仕达玉兰”商标,于2003年3月5日由威仕达公司申请注册,核准注册日为2005年1月7日,核定使用在第3类护发素、花露水、去污剂、鞋油、研磨膏、化妆品用香料、洗衣剂、牙膏、芳香袋(干花瓣与香料的混合物)、动物用化妆品等商品上。商标专用权期限至2015年1月6日。 2010年8月4日,宝洁公司对争议商标提出争议申请。引证商标一系第380392号“玉兰”商标,核定使用在第3类雪花膏等商品上。 引证商标二系第1684381号“玉兰油”商标,核定使用在第3类化妆品等商品上。

2011年12月30日,商标评审委员会作出商评字[2011]第36176号《关于第3475589号“威仕达玉兰”商标争议裁定书》(简称第36176号裁定)。该裁定认定:本案争议申请提起日期为2010年8月4日,已超出商标法第四十一条第二款、第三款规定的自争议商标注册之日起五年的法定期限。宝洁公司在案证据虽然可以证明其“玉兰”、“0LAY”商标在洁面、护肤品等商品上具有一定知名度,但由于在本案中宝洁公司未就争议商标申请日前合理期限内,其使用引证商标商品的销售范围、经济指标、广告范围、广告投入、市场排名等情况充分举证,故在案证据尚不足以证明在争议商标申请注册之前引证商标已经成为驰名商标。同时并无证据证明争议商标系恶意注册。争议商标文字本身未对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,故未违反商标法第十条第一款第(八)项之规定。因此裁定：争议商标予以维持。

宝洁公司不服第36176号裁定,向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院认为：判断一个商标是否为驰名商标,应当考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用和宣传的持续时间、程度及地理范围、是否作为驰名商标受保护的记录以及个案的相关因素。商标法第四十一条第二、三款规定提起商标争议的法定期限为争议商标注册之日起五年,本案争议商标于2005年1月7日获准注册,宝洁公司提起争议申请的日期为2010年8月4日,即宝洁公司在本案中的商标争议申请已经超出了上述法定期限。鉴于宝洁公司在商标争议评审阶段,未提交充分证据证明威仕达公司注册争议商标存在恶意,未提交充分证据证明引证商标达到驰名,故本案不适用商标法第四十一条第二款“驰名商标所有人不受五年的时间限制”的例外规定,亦不符合商标法第四十一条第一款规定的情形。因此判决：维持第36176号裁定。

宝洁公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为,商标法第四十一条第二款规定,“已经注册的商标,违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”宝洁公司提供的在案证据大多为反映引证商标二或者“0LAY玉兰油”知名度的证据。虽然宝洁公司放弃了引证商标二“玉兰油”中的“油”的专用权,但并不能因此将对于“玉兰油”的宣传和使用视为对“玉兰”即引证商标一的宣传和使用,相关公众对引证商标二的知晓程度也不能当然等同于对引证商标一的知晓程度。因而,宝洁公司未能提供证据证明引证商标一经过大量使用,已经成为为相关公众所广泛知晓的驰名商标,第36176号裁定及一审判决对此认定正确,宝洁公司的此项诉讼主张不能成立。宝洁公司提交证据虽然可以证明威仕达公司在实际使用争议商标的过程中有攀附“玉兰油”商标知名度的恶意,但宝洁公司不属于商标法第四十一条第二款规定的驰名商标所有人,因而,其在争议商标核准注册之日起五年届满后提起撤销申请,不符合法律规定,第36176号裁定及一审判决对此认定正确,应予维持。因此判决：驳回上诉,维持一审判决。

宝洁公司申请再审，认为其提交的在案证据足以证明引证商标在争议商标申请日即2003年3月5日前已经成为驰名商标。威仕达公司注册及使用争议商标明显具有搭便车、攀附他人商誉以牟取不正当利益的主观恶意, 宝洁公司为驰名的引证商标所有人,且争议商标系恶意注册,故援引商标法第十三条第二款、第四十一条第二款对在相同或者类似商品上注册的争议商标提出撤销申请,符合法律规定,不受五年的时间限制。威仕达公司恶意注册争议商标违反诚实信用原则, 违反了商标法第四十一条第一款和第十条第一款第(八)项的规定,应予撤销。

最高人民法院终审判决认定：

法院再审认为，本案争议焦点为:

一、本案能否适用商标法第十三条第二款。

商标法第十三条的规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护,一般注册商标权利人享有专用权以及禁止他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的权利,驰名商标权利人除享有上述权利外,还享有禁止他人在不相同或者不相类似商品上使用相同或者近似驰名商标的权利。因此,虽然商标法第十三条第二款仅规定了对“不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标”之行为予以禁止,根据商标法对驰名商标强保护的立法本意,在“相同或者类似商品”上复制、摹仿、翻译他人已经在中国注册的驰名商标申请注册商标的行为,亦属该条所调整的对象。本案争议商标与引证商标一、二核定使用的商品,在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同,属于类似商品,故本案可以适用商标法第十三条第二款的规定。

二、争议商标的注册是否违反了商标法第十三条第二款以及第四十一条第二款的规定。

根据商标法第十三条第二款及第四十一条第二款的规定,争议商标是否应予撤销,需要考虑以下因素:引证商标一在争议商标申请注册日前是否已经成为驰名商标；争议商标是否构成对引证商标一的复制、摹仿；威仕达公司申请注册争议商标是否具有恶意。

关于引证商标一在争议商标申请注册日前是否已经成为驰名商标的问题。根据宝洁公司在商标评审阶段和诉讼阶段补充提交的大量证据表明,在争议商标申请注册日前,与相关品牌的护肤品产品相比较,玉兰油护肤品的市场占有率高、销售量大、影响力广、消费者认知程度高,并参考“玉兰0il0f0LAY”商标入选2000年《全国重点商标保护名录》的相关事实,宝洁公司的上述证据足以证明引证商标一经过长期使用和广泛宣传,已为中国境内相关公众所熟知,在争议商标申请注册日前在洁面、护肤品等商品上已经成为驰名商标。二审法院认为“宝洁公司提交的在案证据大多反映引证商标二或者‘0LAY玉兰油’知名度的证据,不能因此将对于‘玉兰油’的宣传和使用视为对‘玉兰’的宣传和使用,相关公众对引证商标二的知晓程度也不能当然等同于对引证商标一的知晓程度”。对此本院认为,首先,引证商标一、二的识别部分均为“玉兰”,引证商标二中的“油”已放弃专用权,相关公众通过“玉兰”而不是“油”识别商品来源。其次,引证商标一、二核定使用商品均属于第3类化妆品商品,在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同,两者属于类似商品。第三,宝洁公司在实际生产经营和广告宣传中,将“玉兰”品牌的产品统称为“玉兰油”,既可以视为对玉兰油的使用,也可以视为对玉兰的使用。

关于争议商标是否构成对引证商标一的复制、摹仿的问题。本案中,争议商标“威仕达玉兰”完整包含了引证商标一“玉兰”,且引证商标一具有很高的知名度和显著性。因此,争议商标构成对引证商标一的复制、摹仿。

关于威仕达公司申请注册争议商标是否具有恶意的问题。本院认为,根据商标法第四十一条第二款“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定,判断争议商标的注册是否具有恶意,不能仅仅考虑商标是否已经达到驰名的程度,即只要是驰名商标,就推定申请注册人具有恶意,而应该根据案件具体情形,从主观意图、客观表现等方面综合判断。本案中,威仕达公司与宝洁公司同为洗化行业经营者,引证商标一在争议商标申请注册日前已经具有很高知名度,威仕达公司应当知晓宝洁公司的引证商标一而申请注册争议商标。此外,威仕达公司在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为,亦进一步佐证了该公司申请注册争议商标具有恶意。

商标评审委员会及一、二审法院认定错误，本院予以纠正。

【法律评析】

因为不同的法院对于驰名商标认定的证明标准可能存在不统一的情况，所以，玉兰油商标是否可以作为驰名商标受到保护，或者说是驰名商标的认定标准的问题，是本案要解决的法律问题。

关于驰名商标的认定标准，中国的商标法和相关的法规和规定都有说明，主要包括相关公众对该商标的知晓程度，该商标的任何宣传的时间、程度、地理范围，该商标的使用的持续时间、程度和地理范围，侵权人是否存在主观上的恶意，侵权人的商标构成对驰名商标的复制、模仿和翻译，侵权人的行为是否会损害驰名商标所有人的利益。此外，还有驰名商标保护的是不相同不相类似商品项目上的注册，不保护相同或者类似商品上的注册等等。实际上，驰名商标的法律保护问题，在法理上和中国的侵权行为法的侵权人定存在一定程度相似性。也就是说是否存在侵犯驰名商标权利人的行为，是否发生了侵犯驰名商标权利人的结果，行为和结果之间是否存在因果关系，侵权人是否存在主观上的侵权故意。

本案中，我们认为商标评审委员会、一审法院和二审法院没有认定引证商标玉兰为驰名商标的原因，是玉兰油和OALY商标的知名度较高，但是“玉兰”商标的使用证据和知名度证据并不多，因此玉兰商标不构成驰名商标，“威士达玉兰”因此也不构成对驰名商标的侵犯。实际上，“玉兰油”商标完整包含了“玉兰”商标，“玉兰油”商标的使用和知名度的事实，应该对“玉兰”商标也同样适用和获得保护。最高法院对于商标法的扩充理解是正确的。